テイラー対ハントン・アンドリュース・カース法律事務所: 発明家とスタートアップ企業への警告

テキサス州ハリス郡控訴裁判所は最近、ハントン・アンドリュース・カース法律事務所とその弁護士に有利な略式判決を支持した。 Taylor v. Hunton Andrews Kurth、LLP、14-22-00410-CV (テキサス州App.–Hous. [14th Dist.] 2023年7月13日)。 テイラーと彼の会社であるWPEMとW2Wは、最初に侵害訴訟で敗訴し、被告の弁護士費用を滞納した後、法的過誤で同社を告訴していた。 この訴訟は、特許制度を詳しく調査する起業家にいくつかの重要な教訓を提供します。

背景 : ウィリアム テイラーと彼のビジネス パートナーは、SafeCell と呼ばれるソフトウェア アプリケーションを開発し、その特許権を彼らの新興企業 W2W に譲渡しました。 彼らは特許申請プロセスを担当するために Hunton AK を雇用しました。 ハントンは、W2W を代表して仮および非仮特許出願を提出しました。 数年後、特許が取得された後 (そして法的請求額はまだ支払われていない)、テイラーと彼のパートナーは特許権を個人として自分たちに戻し、W2W を終了しました。 その後、彼らは WPEM という新しい会社を設立し、別の会社を侵害で訴えることができるように特許を WPEM に譲渡しました。 この訴訟は完全な逆転で失敗に終わり、WPEMは被告に弁護士費用として18万ドルを支払うよう命じられた。

その後、テイラーとそのパートナー、WPEM、および W2W は、元の特許出願の処理における過失を主張して、法的過誤でハントンを告訴した。 第一審裁判所は、ハントン弁護士1名に対するテイラーの個人的な請求を除き、すべての請求を却下したが、後に別の命令で打ち切り、却下された。 控訴裁判所は、(1) テイラーは同社の顧客ではなく、WPEM でもないとの判断を認めた。 (2) クライアントとしての W2W は 2017 年に終了していましたが、その 3 年以上前に終了しました。 テキサス州では企業解散後の行動に3年間の制限があるため、これは問題となった。

発明家と新興企業のための重要なポイント

1. 個人から企業に知的財産権を譲渡し、また元に戻す場合には注意してください。

婚約書簡はW2Wとハントンの間でのものであり、テイラーや彼のパートナー個人との間のものではなかった。 そして、ハントン氏は各個人に、自分たちは顧客ではないという特定の声明に署名させた。 裁判所は、この免責事項はハントンがW2Wを代表するだけであることを明らかにしていると認定した。 W2W から個人への特許の移転は、W2W の弁護士と依頼者の関係を移転するものではありません。

主要な引用 : 「特許の譲渡は、弁護士と依頼者の関係を移転するものではありません。」 (Telectronics Proprietary, Ltd. 対 Medtronic, Inc.、836 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1988) を引用)。

2. 事業体を廃止した場合の影響を理解する。

W2Wは、テキサス州法で認められている3年間の清算期間外に事業体として終了していたため、訴訟を起こす資格がなかった。 その主張は消滅した。

主要な引用 : 「いったん解散すると、企業は訴訟を起こすことも訴訟を起こされることもできなくなり、企業が当事者となったすべての法的手続きは無効化される。」 (Hunter v. FW、620 SW2d 547 (Tex. 1981) を引用)。

3. 個人株主は通常、会社に対する損害を訴えることはできません。

裁判所は、会社に対する損害についてオーナーが個人的に賠償することを禁じる企業損害規定を適用した。 テイラーは当時、特許権を所有していなかったので、個人的な損失を被ることはありませんでした。

主要な引用 : 「企業損害賠償規則に基づいて、会社の所有者は、会社に対して行われた不法行為に対して個人的に損害賠償を求める訴訟を起こすことはできません。 」

ここでの結果は、典型的な企業防御戦略です。防御側は、複雑な企業構造と所有権の変更を利用して、最終的に請求を破棄しました。 知的財産の保護を求める発明家や新興企業にとって、一貫した保護を確保するために、途中で顧問弁護士にも相談することは理にかなっています。

ここで、ハントン・アンドリュース・カースが専門的な点では勝ったものの、主張の本質も否定したことを記しておきます。